商标代理机构未依法履行

商标注册风险告知义务的责任认定

——青岛源木雅居商贸有限公司诉南京北标知识产权代理有限公司商标代理合同纠纷案

南京铁路运输法院　臧文刚

裁判要旨

委托人申请注册的商标可能存在商标法规定不得注册的情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。商标代理机构违反商标注册风险告知义务给委托人造成损失时，应当承担相应的民事责任。在确定责任的大小时，应当根据涉案商标是否存在注册风险之判定的难易程度，商标注册代理机构、委托人对该风险的主观状态、相关合同的实际履行状况、是否存在一定的补救措施等情况综合判定。

案件信息

一审：南京铁路运输法院（2016）苏8602民初281号民事判决书。

案情摘要

青岛源木雅居商贸有限公司（以下简称源木雅居公司）向一审法院起诉称，其因业务推广需要遂于2014年2月与南京北标知识产权代理有限公司（以下简称南京北标公司）接洽，并于当月14日与南京北标公司签订了《知识产权代理服务协议》（以下简称商标注册协议），委托南京北标公司对源木雅居公司申请的“莱克星顿”商标提供专业顾问服务与注册申请代理。在源木雅居公司告知南京北标公司“莱克星顿”在广东有近似品牌“莱克斯顿”的情况下，南京北标公司答复单一品类难注册，但全品项注册是受保护的，且源木雅居公司支付了“绿色通道”费用就肯定能够注册成功，如不成功全额退还代理费。基于对南京北标公司专业能力和承诺的信任，源木雅居公司自2014年2月14日起，围绕“莱克星顿”商标全面筹备国内市场，投入了大量人力物力。2015年2月，源木雅居公司收到“莱克星顿”商标驳回通知书，其理由为：与广东达威投资管理有限公司在类似商品上注册的“莱克斯顿”商标近似，且“莱克星顿”为美国独立战争打响第一枪的地方，为公众知晓的外国地名，不得作为商标使用。其后，源木雅居公司委托南京北标公司申请复审，2015年11月11日收到驳回复审决定书。该决定书的驳回理由与商标驳回通知书的驳回理由基本相同。源木雅居公司认为，南京北标公司作为有偿委托合同的受托人，在处理委托事务时，理应尽到必要的注意义务。南京北标公司为增加收费而虚构所谓全类申请加绿色通道收费可以规避商标近似风险的说法，且对“莱克星顿”为公众知晓的外国地名这一商标法明确禁止申请注册商标的法律风险未进行任何提示，侵害了源木雅居公司的合法权益，故诉至法院，请求判令南京北标公司：1、向源木雅居公司退还代理费61500元（包含绿色通道、LOGO设计、EIP监测、律师费等）；2、赔偿源木雅居公司经济损失139500元（包括商标注册费36000元、复审费3500元、品牌筹备费用10万元）；3、承担本案诉讼费用。

南京北标公司辩称，其已经全面履行了合同约定的义务，并不存在违约行为，故请求法院驳回源木雅居公司的诉讼请求。

一审法院查明：

2014年2月，源木雅居公司与南京北标公司签订商标注册协议，约定源木雅居公司委托南京北标公司办理“莱克星顿”系列商标注册事宜。源木雅居公司向南京北标公司支付该商标全类注册、绿色通道、常年顾问服务费用共计102500元，优惠价97500元（其中官费36000元，绿色通道、LOGO设计、EIP监测、律师等代理费61500元），在源木雅居公司足额付款并且提供材料正确、完整的情况下，南京北标公司保证领到“注册申请受理通知书”，如因南京北标公司过错导致上述申请未被受理，其退还所有费用。其后，源木雅居公司依约支付了97500元，南京北标公司就涉案商标进行了LOGO设计，但因源木雅居公司对该LOGO设计不满意，故其自行设计完成并向南京北标公司提交了涉案商标LOGO。

后南京北标公司进行了上述系列商标的注册申请并获得受理。2014年12月9日，国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）对源木雅居公司申请日期为2014年2月26日的系列“莱克星顿”商标注册申请分别作出了商标驳回通知书，其理由为：1、该系列商标与他人已注册的“莱克斯顿”文字商标或文字图形组合商标、“莱克丹顿”文字商标、“莱克星敦”文字图形组合商标等分别构成类似商品上的近似商标；2、“莱克星顿”是美国独立战争打响第一枪的地方，为公众知晓的外国地名，不得作为商标使用。上述商标驳回通知书引证了案外人列克星敦股份公司已注册在18类上的第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标、案外人广东达威投资管理有限公司已注册在18类上的第5117276号、第3096834号“莱克斯顿”文字商标及文字图形组合商标。上述商标中，第5117276号“莱克斯顿”文字商标的注册申请日期为2006年1月13日，公告日期为2009年10月14日，第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标的注册申请日期为2011年12月15日，公告日期为2013年2月21日。

此后，源木雅居公司与南京北标公司又签订一份《知识产权代理服务协议》，约定由源木雅居公司向南京北标公司支付3500元，后者代前者选择上述第20类申请注册商标提起商标复审。但商标评审委员会以与国家商标局基本相同的理由驳回了上述商标复审请求。

2005年、2011年、2013年，其他案外主体也曾就“莱克星顿”商标在第20类商品上申请过商标注册，但都被国家商标局驳回。

庭审中，双方当事人一致确认，南京北标公司确曾帮助源木雅居公司就涉案商标进行过LOGO设计，但因源木雅居公司对南京北标公司的LOGO设计不满意，而最终自行设计完成并向南京北标公司提交商标LOGO。

法院认为

南京铁路运输法院一审认为：

涉案商标注册协议与商标复审协议是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，不损害公共利益及他人合法权益，应属合法有效，双方均应按照该两份协议的约定行使权利、履行义务。从涉案两份协议的约定及其履行情况来看，源木雅居公司、南京北标公司均已依约履行各自义务，源木雅居公司仅能在商标注册协议约定的代理费范围内根据南京北标公司的过错程度要求南京北标公司退还相应的款项。然而，商标代理合同具有其自身的特殊性，其权利义务除了形成于合同当事人的约定外，还产生于相关的法律规定。

一、南京北标公司应当承担相应的违约责任

根据商标法的相关规定，当委托人申请注册的商标可能存在商标法规定的不得注册情形时，商标代理机构应当明确告知委托人。因此，尽管涉案商标注册协议与商标复审协议中并未就上述法律规定内容作出约定，但当源木雅居公司申请注册的“莱克星顿”商标确实符合上述法律条款所规定的情形时，不能因为涉案合同对此未作约定而当然免除南京北标公司明确告知相关事项的义务。当因南京北标公司违反这一告知义务而对涉案合同的正常履行产生一定的不利影响时，其应当承担相应的违约责任。

本案中，合同约定的申请注册商标为“莱克星顿”，其是美国独立战争打响第一枪的地方，相关公众对此应有所知晓，以“莱克星顿”文字作为商标申请注册确实存在商标法所规定的“可能存在本法规定不得注册”的情形，南京北标公司作为专业的商标代理机构，在“莱克星顿”商标申请已有驳回先例的情况下，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标同类商品上进行“莱克星顿”商标申请注册的风险应当知晓，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标不同类别的商品上申请注册的风险应当具备相应的判断能力，并有义务向源木雅居公司明确告知上述应当知晓或应当有所判断的风险，以便及时确认源木雅居公司是否自愿承担继续以该商标申请注册的风险。从本案现有证据来看，尚无证据证明南京北标公司已尽到了法律所规定的明确告知相关风险的义务。从涉案合同的实际履行情况来看，南京北标公司也未能采取有效措施对上述风险加以规避，从而导致了涉案合同正常履行的障碍，应当承担相应的违约责任。

二、南京北标公司应当承担的责任大小

在确定责任的大小时，应当根据涉案商标是否存在注册风险之判定的难易程度，商标注册代理机构、委托人对该风险的主观状态、相关合同的实际履行状况、是否存在一定的补救措施等情况综合判定。

就商标注册风险判定之难易程度而言，以商标注册代理机构的通常水平及能力，对涉案“莱克星顿”文字商标确实可能被认定为商标法第十条所规定的“公众知晓的外国地名”，从而存在不得作为商标使用的情形应当有所预见。但根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的相关规定，对于公众知晓的外国地名，当有其他要素加入该商标，即有可能改变该商标中地名含义本身的显著性，从而使其不再成为商标法所规定的不得注册的商标。故对于本案中的“莱克星顿”商标，如果对其文字进行艺术化处理并附以图形等其他辨识性元素，从而弱化其地名含义，即有可能有效规避商标法所规定的禁止注册事由。涉案第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标在与本案“莱克星顿”商标存在几乎相同的注册风险——即“莱克星敦”商标的注册申请日期、公告日期均晚于他人核准注册于同一类的第5117277号“莱克斯顿”商标且“莱克星敦”与“莱克星顿”作为美国地名的音译并无实质性差异的情况下，“莱克星敦”商标能够获准注册这一事实也在一定程度上印证了“莱克星顿”商标本身具有获准注册的潜在可能性，这一潜在可能性增加了南京北标公司对上述风险判定的难度。

结合源木雅居公司、南京北标公司双方在涉案“莱克星顿”商标注册申请中可能的主观状态、南京北标公司确已按照双方协议约定履行了部分合同义务、当将涉案“莱克星顿”商标的显著性部分加以修改完善后相关商标具有获准注册的潜在可能性等因素，不宜将涉案合同未全面履行的责任完全归咎于南京北标公司。

本案中，尽管源木雅居公司认为其并非以解除涉案合同作为其行使本案诉讼请求权的基础，但从其诉讼请求的具体内容来看，实际上是在行使委托合同关系中当事人的任意解除，并据此要求南京北标公司承担相应的赔偿损失责任。故此，可以将其要求南京北标公司退还代理费的主张纳入相应的赔偿损失之中进行一并处理。在确定南京北标公司应当承担的赔偿损失范围时，涉案协议约定的代理费、商标注册费、复审费是双方当事人在订立涉案两份协议时即已明确约定的费用，且源木雅居公司已向南京北标公司实际支付了该项费用，如因南京北标公司违约而导致涉案合同的解除，该项费用应当作为源木雅居公司有权主张的损失。

一审判决：南京北标公司向源木雅居公司退还代理费并赔偿经济损失合计80000元。

一审判决后，当事人均未上诉，一审判决已生效。

一审独任审判员：臧文刚